13 iulie 2020 reprezintă momentul când Legea nr. 84/1998 – Legea mărcilor și indicatiilor geografice a suferit modificări esențiale care pot afecta grav interesele titularilor de mărci înregistrate. Aceștia trebuie să verifice urgent certificatul de înregistrare primit de la OSIM și, dacă marca lor a fost înregistrată pe descrierea unei clase (adică s-a înregistrat generic toată clasa), trebuie să depună până cel târziu la data de 30 Septembrie 2020 o declarație la OSIM. Ulterior acestei date, o astfel de modificare nu mai este posibilă iar pentru a se bucura de o protecție reală soluția, titularul va trebui să inregistreze marca din nou.

Așa cum știm, aderarea României la Uniunea Europeană în anul 2007 a adus cu sine și obligativitatea de aliniere a legistației naționale cu cea comunitară. Iar acest lucru vizează inclusiv domeniul proprietății intelectuale unde, prin Directiva (EU) 2015/2436  s-a stabilit ca toate țările membre să o implementeze până la data de 14.01.2019.

La data de 02.07.2020, Comisia Europeană anunța printr-un comunicat de presa că România a rămas singura țară din Uniunea Europeană care nu a implementat Directiva (EU) 2015/2436. Pe cale de consecință, proiectul de lege (inițiat în anul 2018 și ținut în standby până în luna iulie a.c.) a intrat urgent în procedura accelerată și (fără alte consultări suplimentare cu părțile implicate) în 10 zile s-a publicat in Monitorul Oficial deja faimoasa Lege 112/2020 a cărei efecte juridice sunt deloc de neglijat.

Care sunt modificările aduse Legii 84/1998 și implicit ce trebuie să știe și să facă titularii de mărci pentru a avea o protectie optimă, vom prezenta în cele ce urmează. Și începem cu cele mai stringente modificări, atât din perspectiva Dead-line ului cât și al riscurilor ce apar în urma nerespectării termenelor impuse.

Pentru o mai clară înțelegere a situației venim cu un exemplu.

Titularii de mărci știu că înregistrarea unei mărci se realizează prin identificarea CAEN-ului și domeniului de utilizare a mărcii (de exemplu ”comerț prin magazine online si offline” ) și apoi încadrarea acestora în una sau mai multe clase din Clasificarea internațională a mărcilor NISA, alcătuită din 45 clase.

În speța de mai sus, comerțul se încadrează în clasa 35, fiind o subclasă a acesteia alături de multe alte servicii precum distribuție, servicii de secretariat, marketing etc. În clasificarea simplificată – alcătuită din denumirile generice ale claselor și folosită adesea la înregistrare –  apare doar titlul (descrierea) clasei 35 respectiv ”Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale, administrație comercială, lucrări de birou”. Așa cum se poate observa nu apare nicăieri cuvântul ”Comerț” sau distribuție, servicii de secretariat, marketing.

Dacă pe legea veche, prin revendicarea întregii clase – titlul clasei- se obținea protecția pe toate elementele componente ale acesteia (inclusiv activitatea de comerț fie el online, offline, en-gros, en-detail), conform Legii 112/2020 dacă se dorește protecție pe activitatea de comerț, acest cuvânt va trebui sa apară menționat, în mod expres, la clasificarea mărcii. Lipsa acestei specificări atrage dupa sine consecințe majore in ceea ce privește forța și acoperirea protecției de marcă.

În cazul în care titularul mărcii înregistrate nu depune în termenul legal (30.09.2020) la OSIM Declarația de clasificare detaliată (prin nominalizarea punctuală a elementelor dorite din clasa respectivă), atunci există riscul real să fie înregistrată o marcă identică pe activitatea de ”comert”. Astfel, se va ajunge la situația incredibilă în care vor exista pe piată două mărci identice, ambele acoperind aceeași clasă / servicii însă una dintre ele fiind total lipsită de protecție. Intrucât noua lege retroactivează, aplicându-se întregului fond național de mărci înregistate, este mai mult decât evident faptul că efectele sale pe termen lung vor fi cel puțin surprinzătoare la nivel de jurisprudență.

Declarația de (re)clasificare se transmite la OSIM după consultarea Clasificarii Internationale Nisa Ed. 11/2020 https://osim.ro/wp-content/uploads/MarciIndicatiiGeografice/Clasificarea-Nisa-editia-a-11-a-2020.pdf și selectarea din clasa respectivă a produselor /serviciilor pe care titularul dorește să aibă protectie reală. Reiterăm faptul că această obligație este opozabilă atât mărcilor înregistrate deja, cererilor aflate în curs de înregistrare cât și mărcilor înregistrate pe cale internațională, având tara desemnată Romania. Altfel spus, inclusiv persoanele fizice / juridice străine care au inregistrat o marcă la OSIM (nu direct la Oficiu ci pe cale internationala) ar fi bine să fie informați si să acționeze, în consecință….

Având în vedere timpul extrem de scurt de implementare (cca. două luni), lipsa unei mediatizări corespunzătoare, actualul context economico-social și pandemic și, nu în ultimul rând, faptul că impactul neîncadrării în termenul legal atrage consecințe nefaste (inclusiv în cazul unor procese de concurență neloială sau contrafacere), considerăm că ar fi fost oportun ca Oficiul de Stat pentru Invenții și Marci (OSIM) să iși fi asumat notificarea titularilor de mărci cu privire la aceste reglementări și să nu fi lăsat toată greutatea, din nou, pe umerii titularilor de mărci și a Consilierilor în Proprietate Industrială care au ”agenda de lucru” reconfigurata pentru urmatoarele 2 luni. Tot oportun ar fi ca legiuitorul să reanalizeze cu profesionalism contextul și, ca dovadă de respect măcar față de titularii de mărci care au achitat taxele legale și au obținut un certificat de înregistrare valabil 10 ani, să prelungească termenul de 30 Septembrie 2020, măcar până la finele anului 2020.

O altă modificare extrem de importantă este obligativitatea achitării taxei de eliberare certificat în termen maxim de 30 de zile de la comunicarea deciziei, sub sancțiunea pierderii dosarului, respectiv a întregului proces de înregistrare a mărcii și ne referim aici atât la termenul de minim 6 luni cât și la pierderea tuturor taxelor.

Dacă pe legea veche, prin neachitarea acestei taxe se îngheța efectiv dosarul, acesta putând fi oricând reluat / finalizat / emis certificatul de marcă, acum lucrurile sunt în defavoarea celui care inregistrează marca, mai ales dacă nu este reprezentat de un Consilier in Proprietate Intelectuală care să ii amintească constant sau să preia contractual această taxa. Ne intrebăm retoric, dacă scopul declarat este acela de sincronizare a legislației naționale cu cea comunitara și mai ales în contextul erei digitale în care trăim, de ce oare nu s-a renuntat la plata taxei de certificat (eventual prin cumularea taxelor) astfel incât interesul titularului de marcă sa fie apărat iar la finalul procedurilor acesta sa primească certificatul de protecție, în format electronic asa cum se intamplă in procedura de inregistrare a mărcii comunitare.

Alte modificări aduse Legii mărcilor sunt:

• Reducerea termenelor de plată a taxei de examinare (de la 3 luni la 30 de zile)
• Reducerea termenului de atribuire a datei de depozit de la 30 zile la 7 zile și obligația de a specifica la depunerea cererii care sunt exact produsele și serviciile dorite pentru protecție în asociere cu marca.
• Reducerea termenului pentru completări către OSIM, de la 3 luni la 30 zile
• Modificarea procedurii de înregistrare prin introducerea unui termen de 2 luni pentru Observație terti – la publicarea cererii de marcă – și înlocuirea procedurii de Contestație cu procedură de Opoziție – 2 luni de la publicarea deciziei de admitere la înregistare
• Termenul pentru examinarea mărcii de către OSIM a rămas tot de 6 luni însă termenul pentru depunerea Punctelor de vedere, Declarațiilor de Disclaimer de catre solicitant s-a redus la 30 de zile.  
• Procedura de opoziție, ulterioară observației și examinării mărcii, s-a modificat atât din punct de vedere al termenelor cât și prin introducerea unei etape de 2 luni dedicate concilierii părtilor ce oferă posibilitatea soluționarii opoziției pe cale amiabilă
• Următoarea cale de atac în OSIM este Contestatia (aici păstrându-se termenul de 30 de zile de la comunicarea deciziei)

În contextul în care acțiunile judecătorești de anulare și decădere a mărcilor sunt acum exclusiv de competența Tribunalului București, începând cu anul 2023 acestea se vor soluționa în cadrul OSIM. Considerăm de bun augur acest demers întrucât va conduce treptat la construirea unei jurisprudențe unitare, având profesionalismul ca fundament.

Alinierea la legislația Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală – EUIPO aduce totodată posibilitatea înregistrării și în România a mărcilor sonore, multimedia, holograme, etc.

Așadar, putem concluziona că asistăm la deschiderea unui nou capitol în ceea ce privește proprietatea intelectuală din Romania începând cu înregistrarea, monitorizarea și apărarea mărcilor și continuând cu încurajarea spiritului inventiv, sub toate formele lui.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Autor

Laura David

Avocat European de Mărci și Desene, Mediator

fondatoarea Agentiei DEVIMARK